Comment est calculé le préjudice en droit des marques allemand ?

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En cas d’atteinte à une marque, le droit des marques allemand, comme le droit des marques français, permet au titulaire de la marque de réclamer des dommages-intérêts. Cette faculté est stipulée au paragraphe 14 alinéa 6 de la loi sur les marques allemande (Markengesetz, MarkenG).

Le titulaire d’une marque allemande peut réclamer des dommages-intérêts en cas d’atteinte à sa marque.

Or comment le titulaire de la marque peut-il calculer son préjudice en cas d’atteinte à sa marque ? En jurisprudence allemande, il est reconnu qu’il existe trois méthodes pour calculer le préjudice, à savoir, à côté du calcul du préjudice concret (konkrete Schadensberechnung), la référence au bénéfice de l’auteur de l’atteinte (Verletzergewinn) et le calcul par analogie à une licence de marque (Lizenzanalogie).

Le préjudice du titulaire d’une marque peut être calculé par analogie à une redevance en cas de licence de marque.

Dans un arrêt du 22 septembre 2021, référence I ZR 20/21, la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof, BGH) a donné quelques précisions sur le calcul du préjudice au moyen de l’analogie d’une licence de marque. La demanderesse était un fabricant connu d’échafaudages. Le défendeur était également fabricant d’échafaudages qui étaient compatibles avec les échafaudages de la demanderesse. Dans une campagne publicitaire au moyen de lettres envoyées à des clients potentiels et en reproduisant la même publicité sur son site Internet, le défendeur a reproduit la marque de la demanderesse pour indiquer la compatibilité des échafaudages.

Le fait même de l’atteinte au droit de marque de la demanderesse était reconnu par le défendeur. Le litige ne portait que sur le montant du préjudice. Se fondant sur la méthode de l’analogie d’une licence de marque, la demanderesse a réclamé 8% du chiffre d’affaires réalisé pendant la campagne publicitaire.

La redevance qui détermine le préjudice peut être calculé par rapport au chiffre d’affaires réalisé, alors même que la marque n’a pas été apposée sur un produit.

Le tribunal régional avait fait droit à la demande. Sur l’appel de la défenderesse qui estimait que le calcul ne pouvait se faire que par rapport à une redevance forfaitaire, la Cour d’appel avait retenu un préjudice équivalent à 5% du chiffre d’appel. Sur le pourvoi des deux parties, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel.

En substance, la Cour fédérale de justice a confirmé le raisonnement du tribunal régional. Selon la Cour fédérale de justice, le fait que la marque n’ait été utilisée que dans une campagne publicitaire et non sur des produits n’empêchait pas de calculer le préjudice par analogie à une licence de marque. Néanmoins, le fait que la marque n’ait pas été apposée sur les produits peut selon la Cour justifier une réduction du préjudice.

Selon la Cour fédérale de justice, un certain nombre de facteurs doit être pris en compte pour calculer la redevance (les « royalties »). Elle doit correspondre à la valeur objective du droit de jouissance que l’auteur de l’atteinte s’arroge. Pour déterminer cette valeur objective, il faut tenir compte de l’avantage de l’auteur de l’atteinte, mais aussi des intérêts du titulaire de la marque.

Vous vous trouvez face à une demande à des dommages-intérêts pour une atteinte à une marque allemande et vous vous demandez si la demande est justifiée ? Vous êtes titulaire d’une marque allemande auquel quelqu’un a porté atteinte et vous souhaitez réclamer des dommages-intérêts ? Adressez-vous à nous. Nous vous assisterons dans la réalisation de vos droits.

Votre avocat franco-allemand en droit des marques à Hambourg en Allemagne.

Le présent article ne donne que des renseignements d’ordre général. En aucun cas il ne saurait remplacer une consultation sur un cas concret. Le présent article expose le droit au moment de sa rédaction, les modifications ultérieures ne sont pas prises en compte. Prenez contact avec nous !

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