Wie ist die Verwechslungsgefahr zwischen Marken zu beurteilen, die teilweise beschreibend sind? Um dies Frage ging es im Beschluss vom 6.2.2020, Az. I ZB 21/19 (BPatG), des Bundesgerichtshofs (BGH). Der BGH hatte über eine Rechtsbeschwerde im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren zu entscheiden.
Die angegriffene deutsche Wortmarke „INJEX“ war für bestimmte Waren der Klasse 10, unter anderem für medizinische Apparate und Instrumente eingetragen worden. Gegen diese Eintragung hatte die Widersprechende aus der deutschen Wortmarke „I N J E K T“, eingetragen für Waren der Klasse 10 und insbesondere für ärztliche Instrumente und Apparate, sowie aus einer IR-Marke „INJEKT“ mit ähnlichem Schutzumfang Widerspruch eingelegt. Verwendet wurden die Widerspruchsmarken für zweiteilige Einmalspritzen.
Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) und, nach Beschwerde, das Bundespatentgericht (BPatG) hatten den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, zwischen den Streitmarken bestehe keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 (1) Nr. 2 Markengesetz (MarkenG). Es bestehe zwar teilweise Warenidentität und die Widerspruchsmarken hätten durch Benutzung auch durchschnittliche Kennzeichnungskraft erlangt. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe jedoch allenfalls eine weit unterdurchschnittliche klangliche oder schriftbildliche Ähnlichkeit. Eine begriffliche Ähnlichkeit scheide aus, weil beide Marken auf die Wörter „inject“ bzw. „Injektion“ verwiesen und insoweit für medizinische Spritzen unmittelbar beschreibend seien.
Die Rechtsbeschwerde zum BGH hatte Erfolg und führte zur Zurückverweisung an das BPatG: mit der vom BPatG gegebenen Begründung könne eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden. Die Feststellungen des BPatG zur Warenidentität und zur Kennzeichnungskraft seien zwar zutreffend. Soweit das BPatG jedoch angenommen habe, die Verwechslungsgefahr scheide wegen fehlender Zeichenähnlichkeit aus, halte das der rechtlichen Überprüfung nicht stand.
Der BGH erinnert daran, dass die Frage der Verwechslungsgefahr unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen sei, wobei von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen sei, dass ein schwächer ausgeprägtes Kriterium durch eine stärkere Ausprägung der anderen Kriterien ausgeglichen werden könne.
Der BGH weist darauf hin, der Widerspruchsmarke könne nicht jeglicher Schutz mit der Begründung versagt werden, sie sei originär nicht unterscheidungskräftig. Eine Schutzversagung mit dieser Begründung sei sowohl im Verletzungsverfahren als auch im Widerspruchsverfahren unzulässig. Bei schutzunfähigen, aber eingetragenen Zeichen seien aber höhere Anforderungen an das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu stellen.
Die Zeichenähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen sei grundsätzlich in Ansehung ihres Gesamteindrucks nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, wobei bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche genüge. Da die Streitzeichen jeweils als Ganzes zu betrachten seien, sei es nicht zulässig, bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit beschreibende Aspekte der einheitlichen Zeichen von vornherein unberücksichtigt zu lassen. Berücksichtige man das, sei vorliegend von Zeichenähnlichkeit auszugehen.
Ihr Rechtsanwalt für Markenrecht in Hamburg.
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